科技创新企业上市和投融资需要关注的专利问题及解决思路
2022-09-22
随着国家之间科技竞争的加剧，科技创新对于我国“第二个百年奋斗目标”的实现具有重大战略意义。自A股试点注册制以来，越来越多的科技创新企业受到投资人的青睐并在科创板实现上市。根据《科创板首次公开发行注册管理办法（试行）》，“发行人申请首次公开发行并在科创板上市，应当符合科创板定位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性。”其中，“核心技术”“科技创新能力”在上市审核层面最直观的外在表现即为专利技术。科技创新企业拥有的专利技术是否满足上市的审核要求，在很大程度上成为能否成功登陆资本市场的重要因素，亦成为科技创新企业投融资的尽调关注要点。本文根据科创板上市的审核要求，结合科创板上市的相关案例，对科技创新企业涉及的主要专利问题进行梳理和分析，并提出解决思路，谨供拟上市科技创新企业及相关投资人参考。
一、发明专利的数量及其与主营业务的匹配性
根据《科创属性评价指引（试行）》的要求，发行人形成主营业务收入的发明专利应当达到5项以上。其中关键词有两个，一是“形成主营业务收入”，二是“5项以上”。
（一）发明专利应当与主营业务相关
发明专利应当与主营业务相关，要求发行人已授权的发明专利应当与其核心技术、主营业务和产品相对应。如果发行人持有的专利技术与其主营业务没有相关性，那么该等专利对于公司主营业务的发展没有实质性帮助，自然也得不到上市审核部门的认可。
在福建汇川物联网技术科技股份有限公司科创板申报被否案例中，发行人称形成主营业务收入的发明专利共11项，3项为自主研发，8项为受让取得。上海交易所要求说明外购专利对应的核心技术对公司产品功能的具体体现，与公司业务的相关性，并在终止审核决定中提及“专利与公司核心技术及主营业务的相关性”是审核问询中的重点关注事项之一。
（二）发明专利应当形成主营业务收入
发行人持有的专利应当形成主营业务收入，即发行人所持境内外专利对应的产品在该专利的保护区域实现销售收入，发行人的专利授权地与其主要收入来源地相匹配。
在爱威科技（688067）IPO案例中，发行人共持有5项境外专利，上海交易所要求发行人进一步确认境内外专利的应用产品是否在该专利的保护区域实现销售。发行人回复称，报告期内，公司在土耳其有发明专利对应的产品实现了销售收入，涉及1项境外发明专利。但截至回复出具日，公司已取得国际、国内发明专利共计61项，其中国内发明专利56项，国外发明专利5项。即使在未将全部5项国外发明专利纳入统计的情况下，公司形成核心技术和主营业务收入的发明专利合计已达到51项，符合《科创属性评价指引（试行）》的相关要求。
另在上海合晶硅材料股份有限公司（下称“上海合晶”）申报科创板（已撤回）案例中，招股说明书披露上海合晶2017年-2019年境外收入金额占比分别为65.20%、67.68%、81.69%，公司境外销售收入占主营业务收入的比例较高。然而，上海合晶拥有的所有专利却均为境内专利。上海交易所在首轮审核问询函中即要求发行人说明“发行人及其子公司拥有专利均为境内专利的原因和合理性，发行人海外专利的取得是否存在法律障碍，对发行人境外销售的影响”。
结合上述案例，我们理解，发行人持有的境外发明专利是否合并计入，需要根据发行人主营业务收入的实际情况判断。如果发行人尚未在境外开展相关专利产品的销售，那么发行人持有的境外专利实质上并不属于“形成主营业务收入的发明专利”。
（三）发明专利的数量要求
发行人持有5项以上发明专利，是上市审核部门对发行人持有发明专利的数量要求，发行人持有的实用新型专利数量不应当计算在内。在上市审核实践中，公司应当在上市申报前取得尽可能多的发明专利，从而直观体现发行人具有较强的科创属性，以减少上市审核部门的疑虑。
（四）发明专利的质量要求
发行人持有的发明专利不仅需要满足数量要求，还应当注重质量。在无锡盛景微电子股份有限公司申报科创板案例中，发行人持有5项发明专利，但该等专利均为2014年之前受让取得，且均不属于发行人自身定位的“集成电路设计”相关专利，于2021年12月被上海交易所终止审核。
先进性也是发明专利质量的重要体现，发行人在报告期内的专利申请及其授权是否具有稳定性和连续性，能够侧面反映出发行人是否具有持续研发能力以及技术是否具有先进性。如果发行人持有的发明专利申请时间较早，且在报告期内没有持续申请并获得发明专利，其核心技术的先进性很容易受到上市审核部门的质疑。在路维光电（688401）、创耀科技（688259）、炬光科技（688167）、昆腾微电子股份有限公司（已撤回）等IPO案例中，上海交易所均对“相关专利是否仍具有先进性，认定核心技术先进性的依据是否充分，发行人是否具备持续创新能力”提出了问询。
二、职务发明
根据《中华人民共和国专利法》及其实施细则规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，亦属于“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”，申请专利的权利以及专利权归属于原单位。
科技创新企业之间的人才竞争非常激烈，人才在科技创新企业之间的流动难以避免。根据上述规定，若发行人聘用的员工自原单位离职后一年内即参与发行人的研发工作，所产生的专利技术容易存在潜在权属争议。
在趣睡科技（301336）、润阳股份（300920）等IPO案例中，发行人部分董事、高级管理人员或核心技术人员曾任职于竞争对手，上市审核部门要求结合相关人员的履历，说明曾任职于竞争对手的人员是否存在竞业禁止协议，在发行人任职期间的研究项目、申请的专利是否与原工作内容相关，是否侵犯原单位知识产权，是否存在纠纷或潜在纠纷。发行人通常的解释为，相关人员参与发明的专利系执行发行人的任务或者利用发行人的物质技术条件所完成，与其在原单位承担的本职工作无关或者存在明显差异，发行人也没有收到原单位关于侵犯知识产权的主张或追索。在部分案例中，发行人还取得了原单位关于其与发行人之间不存在专利权属纠纷的书面确认文件。
为了避免职务发明问题对公司申报上市造成不利影响，公司在聘任董事、高级管理人员或核心技术人员时，需要进行有针对性的背景调查，确认该等人员是否与原单位签署保密与竞业限制协议，以及相关协议的履行情况。公司应当审慎吸纳离职不满1年的员工作为发明人参与公司核心技术的研发。确有需要的，建议对发明创造的内容与原单位工作内容进行明确区分，并保留相关研发证据，尽量避免不涉及“在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。若单方面难以论证和解释，公司还应当尽可能在上市申报前取得原单位的相关书面确认文件，以消除上市审核部门的疑虑。
三、专利纠纷
根据《科创板首次公开发行注册管理办法（试行）》第十二条第（三）项规定，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。另根据《公开发行的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》，发行人应披露对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成，分析各要素与所提供产品或服务的内在联系，是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，是否对发行人持续经营存在重大不利影响。
科技创新企业处于技术密集型行业，专利技术往往是其核心资产，专利技术的合法、清晰、无纠纷，对于科技创新企业的持续生产经营和发展尤为重要，也是上市审核部门的关注重点。
（一）专利侵权纠纷
根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，专利侵权即未经专利权人许可，实施其专利。公司上市成功容易抢占更多的市场份额，往往被竞争对手视为重大挑战。科技创新企业在申请上市过程中，竞争对手提起专利侵权诉讼，以期阻止成功上市的案例屡见不鲜。从上市监管角度，拟上市企业被提起专利侵权诉讼主要关注的落脚点有两个，一是专利侵权纠纷是否涉及公司主要资产或核心技术的重大权属纠纷；二是专利侵权纠纷是否会对公司的持续生产经营造成重大不利影响。
具体到IPO案例层面，拟上市企业存在专利侵权纠纷的，上市审核部门的反馈关注点包括：相关诉讼事项发生的具体原因、最新进展情况，相关诉讼涉及的产品及其报告期内销售收入占比、是否属于发行人的主要产品、发行人可能承担的损失、对发行人生产经营的影响，以及对发行人持续经营是否构成重大不利影响；此外，如果发行人曾多次发生专利侵权案件，上市审核部门还会关注发行人是否建立了防止知识产权侵权的内部控制制度以及相关制度的有效性。
针对上市审核部门的反馈问询，发行人的解释论证思路包括：发行人的专利诉讼代理律师已出具法律分析意见，确认发行人的产品在技术等方面与竞争对手的竞品存在显著差异，发行人并不存在专利侵权行为；涉诉产品不属于发行人的主要产品，对发行人营业收入、净利润的影响较小；发行人建立健全了相关内部控制制度并严格执行，发行人对相关员工进行了定期或不定期培训；若相关案件最终判决出现不利结果，发行人依法支付的最高赔偿金额占发行人年度净利润的比例较低，对发行人经营业绩造成的影响较小，不会对发行人的财务状况、盈利能力、持续经营能力造成重大不利影响，不构成发行上市的实质性障碍。
（二）专利权属纠纷
根据《专利纠纷行政调解指引（试行）》规定，专利权属纠纷，是指双方或多方当事人之间，对专利申请权和专利权的归属问题产生争议进而引起的纠纷。专利权属纠纷的类型主要包括职务发明创造引起的专利权属纠纷、委托开发与合作开发引起的专利权属纠纷以及技术转让引起的专利权属纠纷。
对于专利权属纠纷，上市审核部门较为关注相关案件的进展和胜诉率及其对发行人生产经营的影响。若发行人胜诉的可能性较大，通常可由诉讼代理律师发表专业的法律分析意见，同时IPO律师可审阅相关支持性底稿和文件，进一步佐证并发表明确法律意见；若发行人败诉的可能性较大，则需要从专利技术的重要性程度，是否涉及核心专利，量化专利技术所涉产品对发行人报告期内营业收入和净利润的影响等方面进行论证，确认相关纠纷不会对发行人的财务状况、盈利能力、持续经营能力造成重大不利影响。
为了避免因职务发明创造、委托开发与合作开发、技术转让发生纠纷，公司应当提前做好预防工作。除了上文提及的职务发明纠纷预防措施外，公司在进行委托开发、合作开发和技术转让活动时，建议聘请专业律师对相关合同中的权利义务，尤其是研发成果归属、技术转移时点等方面进行明确约定。
（三）专利无效宣告
根据《中华人民共和国专利法》第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。专利被申请宣告无效后，公司虽然可以基于该技术为公知技术而继续使用，但是无法依据《中华人民共和国专利法》排除他人继续使用该技术。若被宣告无效的专利属于公司的核心技术，公司的主要产品将丧失专利护城河的保护，其市场竞争力甚至持续经营能力都将受到重大不利影响，自然难以通过上市审核。
对于非核心技术专利被申请宣告无效的情形，发行人除了围绕被宣告无效的专利不涉及现有核心技术进行论证外，还可以从以下方面进一步解释说明：1. 被宣告无效的专利未在报告期内产品中应用或仅少数应用，对公司应用产品的影响较小，且公司仍可继续销售该等产品；2. 量化被宣告无效专利涉及的产品在报告期各期的收入及其占比，确认对公司的生产经营不构成重大不利影响；3. 发行人历史上被宣告无效专利的申请时间较早，被宣告无效的时间也较早，距今时间较长，报告期内发行人产品销量持续增长，始终保持较强的市场竞争力，部分专利技术失去独占性对发行人报告期内的产品收入不构成重大不利影响；4. 被宣告无效的专利不涉及侵犯他人权利的情形等。
四、专利权利负担
科技创新企业基于债务融资等需要，可能会根据债权人的要求，将其持有的专利权等重要资产进行质押/抵押，以担保债务的履行。此外，科技创新企业在合作研发、委托/受托研发等业务活动中，可能会与第三方约定共同享有相关专利权。专利质押和专利共有，使得公司行使专利权受到第三方的限制，或对公司的生产经营造成一定的负面影响，从而受到上市审核部门的关注。
（一）专利质押
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，专利质押，是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其持有的专利权出质给债权人，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该专利权优先受偿。出质人质押专利的主要风险在于，若发生债务人不履行到期债务或者当事人约定的实现质权的情形，质权人可通过折价、拍卖、变卖质押专利的方式行使质权，出质人将失去质押专利的所有权。
在上市审核层面，发行人申报时存在专利质押情形的，需要区分两种情况：若发行人质押的专利为核心专利，上市审核部门会多次反馈关注核心专利质押所涉债务情况及偿债风险、质权实现情形以及是否可能对发行人持续经营构成重大不利影响。为了避免对IPO造成障碍，发行人通常在上市委员会审议前清偿相关债务，解除专利质押，以消除审核部门的疑虑。若发行人质押的专利为非核心专利，则发行人亦可无需清偿相关债务，而是解释质押专利对应的公司营业收入较低或质押专利尚未产生营业收入，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响；发行人按时还本付息，未发生逾期情形；并且，发行人的相关财务指标正常，无法按时偿还贷款的可能性较小。
（二）专利共有
专利共有的形成往往与委托研发、合作研发、专利权转让等行为有关。科创板之所以关注专利共有问题，本质在于科创板对公司科技创新能力的要求。如果一家拟上市企业的主要专利均系与他人共有，其是否具备足够的独立研发能力和自主创新能力，需要打上大大的问号。此外，专利共有可能导致的发行人专利权应用受限、第三方实施专利对发行人市场占有率的侵蚀，以及发行人与共有方之间是否存在纠纷或潜在纠纷，亦是重要的考量因素。
具体到IPO项目，发行人存在专利共有情形的，上市审核部门反馈关注的问题包括：1. 发行人共有发明专利的形成过程，发行人在其中发挥的实际作用，共有专利的形成场所，是否主要依赖于共有方，发行人是否具备自主独立研发能力，是否具有独立面向市场自主经营的能力；2. 共有专利在发行人生产经营中的作用、是否涉及发行人核心技术，以及在核心技术或产品、服务中的运用情况；3. 共有专利的使用及收益是否有明确约定，是否需要支付相关费用，是否存在不能持续使用的风险；相关技术后续改进是否受限，相关成果归属是否有明确约定；4. 共有方对共有专利的使用情况，是否构成与发行人相竞争的情形，是否限制发行人相关业务的拓展，发行人与共有方之间是否存在纠纷或潜在纠纷等。
我们理解，发行人少量非核心专利存在共有情形，一般不会成为上市审核关注重点。但是，如果共有专利涉及发行人的核心技术，或者共有专利的占比较高，发行人应当有充分的证据论证发行人是发明创造的实际执行人和完成人，共有方仅承担专利申请、管理和维护等辅助性工作，且发行人与共有方之间共有专利具有合理的背景，发行人具备独立研发能力，对共有方不存在依赖。另从风险规避的角度，发行人与共有方签署的合作协议或补充协议中，应当对共有专利的实施方式、处分、使用收益等事项做出详细约定，避免因发行人实施专利受到限制或者共有方擅自转让、许可其他方实施共有专利，从而对发行人的生产经营造成重大不利影响。
五、专利授权实施
基于科创板对发行人研发实力和科创属性的硬性要求，拟上市企业的主要专利技术应当通过自主研发取得。但实践中，由于各种原因，拟上市企业亦存在被授权许可实施部分专利技术的情形。针对授权使用专利，上市审核态度和解决路径因相关专利技术重要性程度的不同，亦有所区别。
（一）非核心专利授权实施
对于非核心专利授权实施，以发行人真实、准确、完整的信息披露为主，包括但不限于专利授权许可的具体背景、原因，许可协议的主要内容、许可专利的有效期和地域范围、实施许可的种类、许可费用等。当然，上市审核部门可能会进一步问询相关专利所涉产品的销售规模和重要程度、发行人在实施该项专利过程中是否存在违约情形、是否可能承担违约责任或对发行人生产经营带来重大不利影响，实施许可专利与发行人核心技术之间的关系，发行人是否对实施许可的专利存在重大依赖，以及许可方是否与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次发行的中介机构及其负责人、签字人员、发行人主要客户和供应商之间存在亲属关系、关联关系等方面。我们理解，发行人的专利被授权实施若属于正常、合理的商业行为，通常不会构成上市审核障碍。
（二）核心专利授权实施
发行人的核心专利若存在授权实施情形，将受到上市审核部门的重点关注。原则上，发行人应当避免核心专利授权实施，对于已经存在的部分核心专利授权，发行人也应当通过购买等可行方式取得相关专利的所有权。如果无法避免，发行人应当确保授权使用的专利技术仅是个别情况，并且授权实施专利未纳入发行人专利体系内具有非常合理的背景和理由。
针对个别核心专利授权实施情形，除了上述非核心专利授权实施的关注要点，在确保其不构成IPO实质性障碍的前提下，发行人应当同时确保许可人取得专利的来源合法，相关专利合法有效存续，不存在被终止或宣告无效的情形，亦不存在专利侵权等纠纷；并且，发行人应当尽可能在整个专利保护期限内，以独占许可的方式使用许可专利，以便于论证专利授权具有长期性和稳定性，不会影响发行人的持续经营能力。
六、结语
在当今世界竞争格局下，专利技术的重要性对于科技创新企业不言而喻，正所谓“没有IP，就没有IPO。”科技创新企业应当在申报上市前重视专利问题，未雨绸缪，提前做好专利规划和布局，以满足上市审核要求。本文仅对科技创新企业上市和投融资尽调过程中常见的专利问题进行梳理，并提供一般解决思路。科技创新企业面临的专利问题以及具体问题的背景不尽相同，对于已经出现的专利问题，公司应当立足于上市监管法律法规和上市审核口径的要求，结合公司的实际情况，在IPO律师和专利律师的协助下，寻求适合自身的最佳解决方案。
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