浅谈《专利法》第六十六条第一款的理解与适用
2023-03-06
引 言：
我国《专利法》第六十六条第一款规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”这是《专利法》为了弥补产品制造方法专利权人在专利侵权诉讼纠纷过程中的不利举证地位而设置的举证责任倒置适用条款。该条款文字虽不复杂晦涩，但在实际适用过程中却存在很多问题。
本文拟从实践中遇到的问题出发，对《专利法》第六十六条第一款的理解与适用进行分析探讨，并对该条款未来的调整修改提出浅见。
一、为何对“新产品制造方法”适用举证责任倒置
我国《专利法》第六十六条第一款源自《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）》第34条的规定：
“1．就第28条第1款（b）项所指的侵害所有权人权利的民事诉讼而言，如一专利的客体是获得一产品的方法，则司法机关有权责令被告方证明其获得相同产品的方法不同于已获专利的方法。因此，各成员应规定至少在下列一种情况下，任何未经专利所有权人同意而生产的相同产品，如无相反的证明，应被视为是通过该已获专利方法所获得的：
（a）如通过该已获专利方法获得的产品是新的；
（b）如存在实质性的可能性表明该相同产品是由该方法生产的，而专利所有权人经过合理努力不能确定事实上使用了该方法。
2．只有满足（a）项所指条件或只有满足（b）项所指条件，任何成员方有权规定第1款所指的举证责任在于被指控的侵权人。
3．在引述相反证据时，应考虑被告方在保护其制造和商业秘密方面的合法权益。”
我国1992年对《专利法》进行修改时正式将TRIPS上述规定中的（a）方案完整引入，作为当时《专利法》的第六十条第二款，而无论TRIPS、《专利法》还是《专利法实施细则》并未对“新产品”的含义和标准进行明确定义。2011年12月，最高人民法院印发《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》，其中提出如下观点：
“妥善审理产品制造方法发明专利侵权案件，依法保护方法发明专利权。在适当考虑方法专利权利人维权的实际困难的同时，兼顾被诉侵权人保护其商业秘密的合法权益。依法适用新产品制造方法专利的举证责任倒置规则，使用专利方法获得的产品以及制造该产品的技术方案在专利申请日前不为公众所知的，制造相同产品的被诉侵权人应当承担其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。要针对方法专利侵权举证困难的实际，依法采取证据保全措施，适当减轻方法专利权利人的举证负担。要注意保护被申请人的利益，防止当事人滥用证据保全制度非法获取他人商业秘密。被诉侵权人提供了其制造方法不同于专利方法的证据，涉及商业秘密的，在审查判断时应注意采取措施予以保护。”
可见，最高人民法院通过上述意见希望将举证责任倒置的适用条件从（a）方案向（b）方案过渡，但该意见毕竟无法直接适用，而为了采用上述意见而将《专利法》条款中的“新产品”解释为“非新产品”也有不妥。
直到2020年11月，最高人民法院发布《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》，在第三条中正式将“非新产品”制造方法纳入可适用举证责任倒置的范围，即：
“专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：
（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；
（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；
（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。
原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。”
值得注意的是，TRIPS第34条中的（a）（b）方案并非是非此即彼的两种情况，即（b）方案在字面上并非专指“非新产品”。对此，笔者的理解是，上述《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条的规定与《专利法》第六十六条第一款的规定组合起来基本与TRIPS第34条中的（b）方案范围相同，而TRIPS第34条中的（a）方案可理解为（b）方案的一种特殊情况，该（a）方案背后的本质和原理与（b）方案相近。
因此，笔者认为，之所以要特别对“新产品”的制造方法适用举证责任倒置，主要是因为“新产品”的制造方法有可能在专利申请日是前所未有、近乎唯一的，从而“被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大”。
二、随着时间的推移，“新产品”实际终将成为“旧产品”
法律上判断是否属于“新产品”的时间点是专利申请日，也就是说，一旦确定专利申请日，专利制造方法所生产的产品是否是“新产品”即已尘埃落定，不会因专利申请日后的各种情况而发生变化。
然而，根据产品生命周期理论，产品生命周期分为导入期、成长期、成熟期、衰退期，蓝海市场逐渐成为红海市场，新产品逐步退出历史舞台，其中一大驱动力即产品的制造方法在提质、增效、降成本等方面持续演进、变化、创新，无论“新产品”在专利申请日有多么“新”，其终将实际成为“旧产品”。
也就是说，随着时间推移，尽管“新产品”在其专利申请日的时间点已经成为既成事实，但是其制造方法会不断变化、进步，甚至形成百花齐放的局面，法律上的“新产品”实际终将成为实际中的“旧产品”，从而“被告制造的产品经由专利方法制造的可能性”会越来越小。
三、适用《专利法》第六十六条第一款不应脱离其“被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大”的法律内核
如果专利权人主张适用《专利法》第六十六条第一款，则应对专利产品是否是“新产品”及专利产品与被诉侵权产品是否是“同样产品”提供初步证据，而如果孤立而机械地对上述两方面予以证明，则很可能产生错误。
试想，如果一件专利产品在其专利申请日时确为“新产品”，则在其20年的专利保护期内，专利权人随时可以主张适用《专利法》第六十六条第一款要求制造“同样产品”的被诉侵权主体提供其制造方法。如果主张的时点在专利权有效期早期，则这种主张方式尚可能符合适用条件，而随着时间推移，到了专利有效期中期甚至后期，主张适用《专利法》第六十六条第一款则显得越发不合理。
由此，专利权人主张适用《专利法》第六十六条第一款不应脱离其“被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大”的法律内核，应当根据具体情况对专利权人的初步证明责任进行调整。
四、专利权人主张适用《专利法》第六十六条第一款应尽到但容易被忽略的初步证明责任
1．专利权人应证明其提供比对的专利产品确是通过其专利方法制造的
与专利侵权比对不同，《专利法》第六十六条第一款中“同样产品”的初步证明要通过专利产品与被诉侵权产品进行比对。实践中，通常专利权人直接将其生产的产品与被诉侵权产品进行比对即可尽到初步举证责任，而往往缺少对专利产品是否是通过其专利方法制造的予以举证，笔者认为，该部分举证是不可缺少的，尤其对于维权时点距专利申请日已过去较长时间的情况。具体理由如下：
（1）如上所述，随着时间推移，不仅市场其他主体的产品制造方法在改进，专利权人所使用的制造方法也在不断变化，仅用同期产品进行比较，对“被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大”的证明力度有限。
（2）通过上述举证，专利权人可初步证明，其专利制造方法尚为相关产品的主流制造技术，其制造出的产品依旧具有市场竞争力，避免出现制造技术早已“改朝换代”，而专利权人仍利用其专利申请日在“新产品”判定上的既成事实，通过适用《专利法》第六十六条第一款获取被诉侵权人技术方案的情况出现。
（3）专利权人为使专利申请获得授权，在专利申请阶段会在独立权利要求中加入多项技术特征，而对于制造方法，最终获得授权的权利要求往往具有多项涉及数值的技术特征，这些技术特征在实施过程中究竟是可行且必要的，还是仅仅为了获得授权而加入的，即实施该专利方法是否确实能够制造出相应专利产品，通过上述举证即可得到初步证明。此外，具有多项涉及数值的技术特征的专利权利要求往往难以被宣告无效，而如果这些涉及数值的技术特征并非可行或必要，实践中可能更难以检索出现有技术，由此，对于制造方法，越是不可行或不必要的技术方案，可能越是稳定的，从这个角度讲，上述举证是必要的。
（4）上述举证对于专利权人是可行的，且付出合理努力即可达到的。反之，既然专利权人主张无法获取被诉侵权人的制造方法，那么要求被诉侵权人去反证专利权人提供的比对产品并非使用专利技术制造出的也是不合理的。因此，上述举证应由专利权人完成。
2．利用专利方法制造的产品与被诉侵权产品是同样的产品，且其相同点与专利方法的实施存在一定对应关系
对于“同样产品”的判定，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第113条第一款规定，“专利法第六十一条规定的同样产品，是指被诉侵权产品与实施新产品制造方法直接得到的原始产品的形状、结构或成份等无实质性差异”。而从实践情况看，该规定属于一种引导性规定，根据不同情况应对“无实质性差异”所涉及的角度围绕一个核心进行判定，而这里的核心，指的就是专利方法本身。
尽管难以从产品本身完全推导出其制造方法，但很可能可以从产品中找到其制造方法留下的痕迹，尤其是该制造方法获得授权所凭借的发明点，比如发明点若在于某种切割方式，那么被诉侵权产品上是否具有这种切割方式留下的形状痕迹；发明点若在于某种组装方式，那么被诉侵权产品上是否具有这种组装方式留下的结构痕迹；发明点若在于在制造过程中加入了某种原料，那么被诉侵权产品上是否具有这种原料的成分痕迹，发明点若在于在制造过程中加入了加热步骤，那么被诉侵权产品上是否具有这个步骤所产生的反应痕迹，等等。
也就是说，判定“同样产品”应围绕制造方法本身，进一步说，应围绕使制造方法具备专利性的技术特征本身。
五、对于适用《专利法》第六十六条第一款应考虑的其他因素
1．所涉制造技术的历史沿革
了解所涉制造技术的历史沿革，有助于判断所涉产品所处的生命周期、该制造技术的改进空间、在本领域的普及程度等等。比如该制造技术是否作为标准推广甚至要求、该制造技术所对应的设备是否是一体化成品等等。
2．现有技术中制造技术的发展情况
如果通过检索现有技术，发现专利文本、专业书籍、期刊文献等公开的所涉产品的制造技术早已五花八门，那么在举证责任分配时，应对专利权人的举证责任提出更高的要求。
3．专利权人维权历史
如果专利权人存在“试探性”诉讼的历史，比如曾以类似理由提起诉讼但经过比对最终被驳回，或者滥用警告而引发确认不侵权之诉并最终败诉等等，则应通过调整举证责任分配而避免专利权人滥用其知识产权的情况出现。
六、对《专利法》第六十六条第一款的修改建议
如上所述，2020年最高人民法院发布的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条具有“专利方法制造的产品不属于新产品的”的适用条件，相比于TRIPS第34条（b）方案的适用范围要小，也就是说，该条款从文本上看是对《专利法》第六十六条第一款的补充，并非将TRIPS第34条（a）方案直接变更为了（b）方案。而对于专利权人，只要其专利产品具有“新产品”的一丝可能，其主张适用《专利法》第六十六条第一款的意愿就当然要比《规定》第三条的意愿强烈得多，退一步讲，即使其主张“新产品”未获得支持，退而求其次改为主张《规定》第三条也是可以的，《专利法》第六十六条第一款的适用仍大有市场。此外，依照目前《规定》第三条的规定，《专利法》第六十六条第一款还无法被直接取代，否则就与TRIPS第34条的规定存在实质性差异。
然而，《专利法》第六十六条第一款本身在适用上存在很多问题，比如“新产品”“同样产品”的含义不清，立法背景和目的待明确，随时间推移会产生如上所述的诸多不合理问题，最终可能导致该条款被滥用。而滥用的结果是多方面的，即使被诉侵权人通过自证清白获得了胜诉结果，其也会如TRIPS第34条第3款中的描述那样被侵害了“制造和商业秘密方面的合法权益”，这种侵害自其披露自身商业秘密时即已造成且几乎无法挽回。
由此，笔者建议未来在对《专利法》修法的过程中，可以考虑对第六十六条第一款进行修改，直接采用TRIPS第34条第1款中的（b）方案。比如，将《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条内容去掉“不属于新产品”的适用条件后，替代现《专利法》第六十六条第一款，作为我国专利侵权纠纷中举证责任倒置制度的法律依据。
参考文献：
[1]《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社出版；
[2]尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社出版；
[3]《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》的理解与适用，最高人民法院新闻局发布。
本文作者：
声明：
本文由k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所律师原创，仅代表作者本人观点，不得视为k8凯发天生赢家·一触即发律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容，请注明出处。
